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企業并購盡調過程中的知識產權問題詳細解讀

2018-08-06

在企業并購過程中,知識產權盡職調查是必不可少的一環。盡職調查是要確定:知識產權資產是否存在,所有權屬于誰,擁有人的控制權有多大,知識產權的經濟價值和戰略價值,侵犯他人知識產權的潛在責任。知識產權的經濟價值通常取決于知識產權的類型及其范圍,包括知識產權有效期的長短、受保護地域的范圍以及是否受到其它協議的限制等。知識產權的戰略價值取決于其是否能很好地適合業務目標和其是否能夠有效地實施。知識產權盡職調查的結果將會直接影響交易的價格,有時可能會導致交易結構的重新評估或改變,有時甚至決定并購的成敗。


  知識產權盡職調查一般包含以下七個步驟。


  一、掌握并購目的


  知識產權律師首先要與并購方討論并購在知識產權方面要達到的商業目的和未來的商業計劃,必須清楚地了解客戶期望從此次交易中獲得何種資產和對這些資產使用方式。當然,知識產權律師主要關注的是專利技術、商標和著作權等無形資產。根據并購目的,律師完成知識產權盡職調查,就該交易能否滿足客戶要求提交報告。


  二、確認并購的交易結構


  股權并購中的知識產權問題相對簡單,交易成本較低。因為在股權并購中,目標公司擁有的所有資產將自動轉移給買方。但即使如此,仍然需要審查:目標公司是否真的擁有或者有權利使用那些運營某種商務必不可少的知識產權資產?目標公司股權控制的改變是否終止了某些重要的知識產權許可?


  資產并購中的知識產權問題相對復雜。不但要審查目標公司對每一個專利、商標、版權、域名等知識產權是否擁有所有權或使用權,還必須弄清楚其是否有權轉讓或許可他人使用,這些轉讓和許可是否要受限于某些條件,同時在交易過程中還需要針對目標公司每一個知識產權準備單獨的轉讓或許可協議,必須考慮不同國家對協議的條款和生效有不同的要求,如要求相應的知識產權當局批準或備案等。


  三、審查知識產權的有效性


  對所涉專利問題,要注意審查企業是否按時繳納專利年費以維持其專利權的有效性,必要時可通過查詢專利登記薄來確定盡職調查時的法律狀態,審查其是否被無效,或因其他原因失去專有權。特別要注意審查商標有效期及其是否在期限屆滿前申請續展并獲批準。


  四、分析知識產權的真正權利人


  以專利為例,以目標公司作為申請人或專利權人申請的專利,可能是其員工發明的,需要審查勞動合同中對此是否有約定:如果有約定,就根據勞動合同中的約定來確定誰擁有專利;如果沒有約定,就應根據《專利法》的相關規定來看其是否屬于職務發明并確定其歸屬。有時也需要審查發明人與目標公司的關系(發明人不是目標公司職員的情況),也許發明人才是真正的權利人,而表面上的專利權人并不真正擁有該專利。對于合作開發和委托開發的專利技術,首先審查是否有雙方約定,有約定從其約定,無約定的委托開發其專利權屬于受托方,無約定的合作開發其專利權屬于合作各方共有。對于共同擁有專利的情況,一定要審查雙方的合作合同,審查相互之間的權利義務,尤其是對專利轉讓是否有限制性的規定。


  版權的歸屬與專利權有一些差別,僅僅是職務作品,其版權由作者享有,單位只有權在業務范圍內優先使用。只有當主要是利用單位的物質技術條件創作,并由單位承擔責任的工程設計圖、產品設計圖、地圖、計算機軟件等職務作品,或者是有合同約定時,職務作品的版權才屬于單位。合作作品的版權由合作作者共同享有,不能通過合同來約定由其中的一方享有。


  在此要特別重視委托開發和合作開發中知識產權的歸屬問題。由于著作權不需登記注冊就生效,時有企業并不擁有著作權卻誤以為自己是著作權人,因此,企業是否真正擁有著作權,往往還需多方核查。如果某產品是與他人合作開發,合作合同中關于著作權歸屬又無清晰的界定,就存在發生糾紛的可能。筆者曾代表一家著名大型跨國集團對中國一家從事手機外殼設計的公司作知識產權盡職調查。調查中發現,該公司主要以接受委托和合作的方式開展業務,其設計產品的版權和專利權的權屬關系非常復雜。有關權利歸屬的約定共有9種類型,有的約定比較清楚,可操作性強,而有的約定極其不確定。例如其中一種委托合同約定:在委托方付清所有的設計費前,所有的版權和專利權屬于受托方;付清設計費后,委托方就其接受的所有設計享有知識產權;對于沒有被委托方接受的設計,六個月后受托方可以有控制權,但在轉讓給第三方前,必須獲得委托方的書面同意,委托方必須在一周內答復,否則受托方可以處置。表面上看,受托方擁有未被委托方接受的設計的知識產權,受托方對這些設計申請專利和登記版權都是合法有效的,名義上是這些未被接受設計的知識產權所有人,但事實上,只要受托方轉讓其知識產權就需要委托方同意,對方握有絕對否決權,所以其知識產權處于極其不穩定的狀態,受托方并不能自由地轉讓上述設計的知識產權。加之該公司內部檔案記錄缺失,無法確定以該公司名義申請的專利和登記的版權的真正所有人。鑒于此種知識產權極度不確定的狀態,筆者在知識產權盡職調查后建議否決該項并購,客戶采納了律師意見,最后放棄了收購該公司。


  五、審查知識產權的范圍,確定是否符合客戶并購的目的和是否能夠有效地為客戶所實施


  以發明專利為例,作盡職調查時不僅要看目標公司是否擁有發明專利,有時還要研究發明專利的保護范圍。由于專利的權利要求書寫得不完備,而令收購企業放棄收購的事例也并不少見。權利要求書不完備會使專利保護范圍過窄,令競爭者很容易繞過該項專利,在市場上形成激烈的競爭。遇到這種情況,該專利預期的長遠經濟價值和戰略價值就并不會象并購時的市場表現那樣好。一旦競爭對手通過研究已經公開的專利說明書,找到替代專利的方法,其競爭優勢將不復存在。另一方面,對于并購中特別需要的專利或待頒專利,不但要研究其授權狀態或授權后被宣告無效的可能性,還要弄清楚,即使擁有該項有效專利后,該專利的實施是否仍然需要從競爭企業獲得其它核心專利的許可。如果存在這種可能性,就必須對收購價格乃至收購的必要性重新作出評估。


  在盡職調查中,商標的審查重點在于審查目標公司的商標所核準注冊的商品范圍是否覆蓋了客戶所要從事的商業,目標公司是否擁有客戶所期望開拓的海外市場的商標專用權。要區分目標公司擁有的是商標專有權還是從第三方處獲得的商標使用權。如果是后者,一定要審查目標公司是否有再許可的權利,如果沒有,就要設法從原始商標持有人處獲得商標許可,否則并購可能流產。即使是在股權收購時也要注意,在商標許可協議中是否有股東變更后,商標許可將會收回等類似條款。


  假設某公司并購聯想公司下屬的某子公司的資產,其目的就是使自己的計算機標上“聯想”的商標出售,但事實上該子公司只有“聯想”商標許可使用權,并沒有權利許可他人使用“聯想”商標,這時并購的目的就不能實現。


  六、考察目標公司是否存在侵害他人知識產權的情形


  避免在不知情的情況下,突然之間成為知識產權侵權方,是并購中需要特別注意的。為此,在進行知識產權盡職調查時,也必須要審查目標公司與他人是否有知識產權的訴訟或糾紛,或其他可能存在的侵害他人知識產權的情形。在了解相關情況后再評估已有的訴訟對目標公司運營的影響和潛在糾紛可能的后果等。如果目標企業有侵犯他人知識產權的情形,就需要權衡并購目的和侵權后果的輕重。外資企業非常在意目標公司經營的合法性,在筆者代理過的并購案件中,對目標公司的設計軟件、制圖軟件甚至日常辦公軟件是否有合法來源都要求進行審查。


  七、起草知識產權盡職調查報告


  盡職調查報告要列明事實,在總結事實的基礎上,闡明存在的問題和風險,提出初步解決方案。


  (一)知識產權談判和準備收購協議


  完成知識產權盡職調查后,知識產權律師在隨后的知識產權談判中,還需要進一步確定知識產權的交易結構,準備收購協議中相關的知識產權交易條款,確保交易安全。


  當出賣方僅出賣部分業務,而不是公司全部時,應與目標企業商談知識產權的交易結構,明確出售部分的知識產權與不出售業務部分知識產權,確認收購方所獲知識產權的權利范圍和使用方式,以及目標企業仍繼續使用的知識產權的權利范圍和使用方式。


  在收購協議條款中必須包含目標公司對知識產權的陳述和保證。陳述和保證設計、撰寫得越嚴密、越周全就越有利于購買者。只有經過盡職調查,才能有針對性地設計陳述和保證,保證購買者獲得期望的知識產權。陳述和保證雖然不能對抗第三方,但能夠敦促目標公司履行承諾。


  但僅僅依靠陳述和保證,依靠對權利的聲明和放棄是遠遠不夠。在中國的知識產權法律體系下,專利和商標的轉讓必須經過知識產權局和商標局的批準后才生效,專利和商標的許可合同也是經過備案后才能對抗第三人。版權的轉讓雖然無需版權局批準,但經過版權保護中心登記變更版權所有人并公告后的公信力才會更強,權利的法律狀態才會更穩定。所以在知識產權談判并準備收購協議時,務必把知識產權轉讓合同的生效或許可合同的備案作為整個交易的前提條件之一。


  (二)權利轉移生效的法定要求


  需要注意的是,被收購的知識產權必須在相應的知識產權機關里核準并轉移到新公司名下后,新公司才真正擁有這些知識產權。及時登記知識產權所有權的變更對保護知識產權有效性和知識產權實施至關重要。因此,為證實專利、商標或版權的新所有者作為登記所有者,收購方有必要為每項知識產權準備單獨的轉讓文件,以便向相應權利的核準登記機關提交。


  筆者曾接手一個由于并購之初沒有知識產權律師參與,并購文件準備不當,導致無法順利實現知識產權轉讓的案子。交易雙方把專利、版權等知識產權寫進了一個總的知識產權轉讓合同里,沒有顧及到專利和版權分由不同的管理機關來負責轉讓的審核和備案,也不知道中國知識產權局要求針對每一個專利要有單獨的專利轉讓合同,而不是由一個總的合同包括所有被轉讓的專利這些知識產權律師所應具備的基本常識。


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